特許拒絶理由対応支援(コメント~反論書類作成)

特許出願の拒絶理由通知に対する対応を弁理士がサポート

  • 【代理人なし案件】特許事務所を介さずに自分で(自社で)出願した案件について、特許庁から拒絶理由通知書を受領した際、その対応を、特許の専門家である弁理士にすべてお任せ、あるいは弁理士と共に進めることができます。
  • 【書面でコメント】拒絶理由通知の概要、妥当性、今後の対応について、弁理士から書面でコメントを受けることができます。また、ご希望により、口頭でのご相談も可能です。
  • 【書類作成の依頼】ご希望に応じて、補正案(権利範囲の変更案)の作成や、特許庁への反論書類(意見書・手続補正書)の作成を弁理士に依頼することができます。
  • 【特許庁への提出】特許庁への提出(およびその後の処理)は、引き続き、自分で(自社で)進めることができます。ご希望に応じて、特許庁への提出(およびその後の処理)を弁理士に任せることもできます。
  • 全国対応】メールによるやり取りで済むため、日本全国からご依頼いただけます。既に出願済の案件を対象とし、出願書類と引用文献(先行技術)の内容が議論の対象となりますので、安心して手軽にご依頼いただけます。
  • 【確かな実績】弁理士小山自身が明細書全文を作成し出願代理してきた特許出願は、1,000件以上ございますので、安心してお任せいただけます。

 


拒絶理由通知書

このような場合にお役に立てます!

  • 自分で(自社で)出願してみたが、特許庁から拒絶理由通知書が来て、どうしてよいのか分からない
  • 新規性や進歩性の欠如とされたが、なんとか特許にできないものか
  • 記載不備(明確性・サポート要件違反)を指摘されたが、書類の不備をなんとか解消したい
  • まずは、拒絶理由の概要と、反論できるならその方向性を知りたい
  • 拒絶理由を解消するための補正案(権利範囲の変更案)を提示して欲しい
  • 拒絶理由通知に対する反論書類(意見書および/または手続補正書)を作成して欲しい

 *用語解説: 拒絶理由通知とは?、意見書とは?、手続補正書とは?、中間処理とは?

 


特許出願の拒絶理由通知に対する対応支援を2段階で行います。

拒絶理由通知の内容、それに伴う権利範囲の変更(減縮)などを考慮すると、拒絶理由通知に対する応答が「不能(拒絶理由の解消が困難)」または「不要(権利範囲によっては特許化不要)」な場合も想定されます。そのため、まずは「コメント作成サービス」を行った後、必要に応じて「応答書類作成サービス」を行います。

すなわち、まずは第1段階として、「コメント作成サービス」により現状を把握した上で、拒絶理由通知に応答するか否かを決めていただきます。そして、拒絶理由通知に応答される場合、第2段階として、「応答書類作成サービス」により、弊所にて応答書類を作成します。その後、お客様にて、その書類をそのまま(あるいは適宜修正の上)特許庁に提出いただきます。ご希望により、弊所代理で弊所から特許庁に提出することも可能です。

なお、「コメント作成サービス」のみをご利用いただき、あとは自分で(自社で)応答書類を作成して、特許庁に提出いただくこともできます。また、補正案(特許請求の範囲の変更案)のみ、手続補正書のみ、意見書のみの作成もご依頼いただけます。

 


コメント作成サービス

コメント作成サービスの内容

  • まずは、審査対象となっている本願明細書等(お客様の出願経過書類)を拝見すると共に、拒絶理由通知書およびそれに挙げられた引用文献(先行技術)を読み込んで、拒絶理由の概要、妥当性、今後の対応(特許化へ向けたご提案)について、文書でコメントさせていただきます。通常、A4用紙1~3枚程度です。ご希望により、面談によるご相談も可能です。
  • たとえば、新規性や進歩性の欠如を理由とした拒絶理由通知に対しては、特許請求の範囲の減縮事項の候補をご提案いたします。補正案の提示や、反論書類の作成をご希望の場合、応答書類作成サービスもご利用ください。

コメント作成サービスの費用

  • コメント作成サービスの費用は、通常、税込38,500円(税抜35,000円)です。本願出願書類のページ数、引用文献の数、各引用文献のページ数、技術内容などによりまして、追加料金をお願いすることがありますが、事前(ご依頼確定前)にお知らせいたします。

 


応答書類作成サービス

応答書類作成サービスの内容

  • 前記コメント作成サービスによる弊所コメントをご参考に、拒絶理由通知に応答(審査官に反論)するか否かをご検討いただき、応答する場合、ご希望により応答書類作成サービスをご依頼いただけます。
  • 応答書類作成サービスでは、通常、まずは特許請求の範囲の補正案(権利範囲をどの程度狭めるかの案)をご提示させていただきます。その内容に納得いただけましたら、応答書類として、意見書および手続補正書の全文を作成いたします。納品は、ワードファイルをメール送信いたします。
  • 拒絶理由通知に対する応答期限(反論書類の提出期限)までに、弊所原稿をそのまま(あるいは適宜修正の上)特許庁に提出ください。原則として、お客様にて特許庁に手続いただきますが、後述のとおり、ご希望に応じて、弊所代理にて特許庁に手続することも可能です。

応答書類作成サービスの費用

  • コメント作成サービスとは別途の費用となります。
  • 意見書および手続補正書の作成は、事案により、3~8万円程度です。コメント作成サービスの終了時に、お見積りさせていただきます。
  • 特許庁印紙代が必要な場合、別途ご負担いただきます。

 


ご依頼から特許庁提出までの流れ

(1)お客様【ご依頼】

  • お問合せから「特許拒絶理由対応支援を希望する」旨、ご連絡ください。
  • 審査対象である本願(お客様ご自身の出願)の出願番号(特願20**-******)もお知らせください。

(2)弊所【事前検討】

  • 本願出願書類、拒絶理由通知書および引用文献が準備できた後、まずは、技術内容や特許庁期限などを考慮して、弊所で対応可能かを確認させていただきます。
  • 拒絶理由の解消が著しく困難でないか、この時点で軽くチェックさせていただきます。第一印象(軽く検討した結果)として、拒絶理由の解消が著しく困難と判断した場合、その旨お伝えします。この時点でご依頼をキャンセルされる場合、費用はいただきません。
  • なお、弊所の見解は、特許庁の審査とは無関係です。そのため、弊所が特許化困難と判断しても、完全に特許化への途が閉ざされる訳ではありません。また、あくまでも第一印象としての見解ですから、正式なコメント内容は異なるかもしれません。
  • 事前検討の結果(受任の可否)は、全資料が整い後、1週間以内にメールにて返答いたします。

(3)弊所【請求書発行】

  • コメント作成サービスについて、請求書を発行させていただきます。

(4)お客様【ご入金】

  • コメント作成サービスについて、ご入金ください。振込手数料はお客様でご負担いただきます。

(5)弊所【コメント作成】

  • ご入金後、コメント作成に着手し、納品いたします。
  • 納品は、「pdfファイル」または「docxファイル」(Microsoft Wordファイル)で、電子メールでの納品となります。「zipファイル」に圧縮してお送りする場合がありますので、解凍可能な環境でご依頼ください。ご希望により、FAXまたは郵送も可能です。
  • 納期は、通常、ご入金後、数日~2週間です。

(6)お客様【応答要否決定】

  • コメントの内容をご参考に、拒絶理由通知に対する応答(審査官への反論)の要否をご検討ください。
  • 応答不要(特許化断念)の場合、特許庁への手続は不要です。そのまま放置すると、後日、特許庁から拒絶査定が届きます。
  • 応答希望で、弊所による書類作成をご希望の場合、応答書類作成サービスをご依頼ください。その場合、ステップ7へ進みます。
  • 応答希望で、自分で(自社で)応答書類を作成し、特許庁に手続いただくこともできます。

(7)弊所【請求書発行】

  • 応答書類作成サービスについて、請求書を発行させていただきます。

(8)お客様【ご入金】

  • 応答書類作成サービスについて、ご入金ください。振込手数料はお客様でご負担いただきます。

(9)弊所【補正案作成】

  • ご入金後、書類作成に着手します。
  • 特許請求の範囲(権利範囲)を変更する場合、まずは補正案(権利範囲の修正案)をご提示いたします。
  • 納期は、ご入金後、数日~2週間です。
  • 特許請求の範囲に変更がない(あるいは軽微な変更である)場合、補正案の提示は行わず、ステップ11へ進みます。

(10)お客様【補正案検討】

  • 補正案についてご意見をお聞かせください
  • お客様のご要望に沿って補正案を適宜修正し、お客様との間で補正案を固めます。
  • 補正案の確定後、特許請求の範囲の変更をご希望の場合、追加料金をお願いすることがあります。

(11)弊所【書類作成】

  • 応答書類(意見書および手続補正書)を作成の上、納品いたします。
  • 納品は、「docxファイル」(Microsoft Wordファイル)で、電子メールでの納品となります。「zipファイル」に圧縮してお送りする場合がありますので、解凍可能な環境でご依頼ください。ご希望により、FAXまたは郵送も可能です。
  • 納期は、ご入金後(ステップ9にて補正案の提示がある場合にはステップ10にて補正案の確定後)2週間程度です。

(12)お客様【特許庁提出】

  • 弊所納品の書類をそのまま(あるいは適宜修正の上)特許庁に期限までに提出ください。
  • ステップ11にて納品後は、お客様の責任と判断で、その後の手続を進めていただきます。納品後のさらなるご相談やお問合せは、別途、相談料をいただく場合があります。
  • 応答書類を特許庁に提出後、通常、特許査定もしくは拒絶査定、または再度の拒絶理由通知がきます。これらについて、別途費用を頂戴しますが、弊所にご依頼ご相談いただくことができます。
  • なお、本ステップ12に代えて、弊所代理で特許庁に手続することも可能です。

 


中途受任について

  • 特にご希望がなければ、弊所への移管(弊所代理出願への変更)は必要ございません。
  • 弊所への移管(弊所代理出願への変更)をご希望の場合、移管手数料は無料です。但し、将来の特許査定時には、成功報酬(税込55,000円)、設定登録料納付手数料(税込11,000円)が必要です。さらに、審査係属中の各種手続(たとえば別の拒絶理由通知があった場合のその応答費用など)は、別途頂戴します。特許庁印紙代が必要な場合、別途ご負担いただきます。

 


ご依頼に際して

  • 納期は、前述した「ご依頼から特許庁提出までの流れ」に記載のとおりです。トータルで数週間程度要する場合もありますから、特許庁期限をよくご確認の上、余裕をもってご依頼ください。なお、特許庁期限は、延長可能な場合があります。
  • 基本的にメールでのやり取りだけで済みますので、日本全国からご依頼いただけます。
  • 受任状況(混雑状況)により、お請けできない場合があります。
  • 機械の構造や制御が専門です。技術分野により、お請けできない場合があります。
  • 弊所の既存のお客様と競合する技術については、お請けできません。
  • 日本国特許庁への日本語による特許出願に対する拒絶理由通知を対象とします。
  • 引用文献は、基本的には日本語文献のみを対象とします。外国語文献が含まれる場合、ご相談させていただきます。
  • キャンセルについて: (a)請求書発行から1週間以内にご入金がない場合、キャンセル扱いとさせていただきます。(b)ご入金までは無料でキャンセル可能です。(c)ご入金後はキャンセルできません。(d)やむを得ずご依頼をキャンセルさせていただく場合がございます。弊所都合によるキャンセルの場合、いただいた手数料は全額返金いたしますが、それ以外の責はご容赦ください。

 


免責

  • 拒絶理由通知に対し応答しても、特許されない場合もあります。特許されない場合でも、責任は負いかねますし、それまでに要した費用の返金もいたしません。
  • 出願書類等の内容把握が困難な場合、お客様との間での意見の相違が著しい場合、その他サービス続行(コメント・書類作成)が困難と思われる場合、ご依頼をキャンセルさせていただきます。この場合、いただいた手数料の全額を、ご指定の口座に振込返金いたします。弊所がサービス続行が困難と判断した案件については、それ以後のお問合せ等、一切対応いたしません。

 


その他

  • 特許できそうなところと、事業的に欲しいところとは異なる可能性があります。
  • 拒絶理由通知に応答し、有効な権利(将来使える特許権)を取得するには、自社製品の把握(実施の有無や内容)、将来の事業展開、競合他社の製品や出願の動向なども把握し、どのような権利範囲が望ましいかの検討も必要です。これら情報は、弊所では通常分かりかねますから、応答書類作成サービスをご依頼の場合、事前にご希望をお聞かせください。
  • 既に出願済の案件を対象とし、本願出願書類と引用文献の内容のみが議論の対象となりますので、原則として来所等による口頭での打合せの必要はございません。但し、ご希望があれば、来所、訪問またはお電話にて対応させていただきます。
  • 出願人の意図(出願書類に記載したつもりの内容)と審査官の認識(第三者が読み取る内容)とに相違がある場合、出願時の認識(本来の記載意図)をお聞かせください。本来は各書類を普通に読めばどう解釈されるかが重要ですが、出願時の本来の意図は知っておく必要があります。
  • 出願後に出願書類に説明を追加することはできません。出願時の書類内容によっては、対応が困難な場合もあります。本来の意図や実際の製品等で違いがあっても、出願書類に書いていなければ反論材料には使えません。
  • 特許を取得することと、ビジネスで成功することとは、別問題です。特許は、ビジネスする上での一つのツールです。

 


用語解説

拒絶理由通知とは?

拒絶理由通知とは、特許出願の審査において、特許できないと審査官が判断した場合に、その理由を出願人に通知して反論の機会を与える手続をいいます。その際に、特許庁から出願人に送付する書類が「拒絶理由通知書」です。これに対し、出願人は、「意見書」および/または「手続補正書」を提出して、特許庁審査官に再考を促すことができます。拒絶理由通知に対し意見書等を提出して対応することを、実務上「中間処理」ということがあります。

典型的には、本願発明が、出願前に頒布された刊行物に記載された発明と同一である(新規性がない)か、同一ではないが容易に考えつく程度の改良改変である(進歩性がない)ので、特許を受けることができない、との通知になります。この場合、拒絶理由通知書には、新規性や進歩性を否定する根拠として、文献(特許公報が多い)が挙げられており、その文献が「引用文献」または「引例(いんれい)」や「引用例(いんようれい)」と呼ばれます。また、その引用文献に記載の発明を「引用発明」ということがあります。

なお、審査の対象となっている出願を「本願(ほんがん)」といい、その出願により特許を請求している発明(審査対象の発明)を「本願発明」といいます。

 

意見書とは?

意見書とは、拒絶理由通知に対し、出願人が特許庁審査官に意見を述べる書類です。
たとえば、拒絶理由通知書に挙げられた引用発明とは、「あそこが違う」「ここが違う」などと反論する書類です。

 

手続補正書とは?

手続補正書とは、出願書類の修正を行うための書類です。
たとえば、特許請求の範囲を減縮し(権利範囲を狭め)たり、誤記を訂正したりする書類です。

典型的には、手続補正書で特許請求の範囲を減縮(たとえば権利範囲を単なる鉛筆(鉛筆ならすべて含まれるという権利範囲)から消しゴム付き六角形鉛筆(特定の構造および作用効果を奏する鉛筆)に変更)した上で、この狭めた権利範囲なら引用発明と同一ではないし引用発明から容易に発明できる程度でもないから特許されるべきと、意見書で述べる訳です。

 


関連情報

 


(作成2019.12.05、最終更新2021.04.01)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2019-2021 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.