実用新案登録後の留意点

実用新案権を取得した後の留意点についての解説です。

実用新案権は、無審査で登録されたといっても、権利の有効性があれば、一定要件下、特許権と同様に権利行使可能です。

また、所定要件下、特許出願への変更も可能ですし、実用新案登録請求の範囲の減縮等もできます。これらの選択肢を失うまでは、あたかも「特許出願中」と類似の状況といえます。

法知識の不足によって知らない間に、実用新案権が消滅したり、特許出願への変更の機会を失ったり、実用新案登録請求の範囲の減縮等の機会を失ったりしないように、実用新案登録後の主な留意点をまとめてみました。

 


権利を維持するには・・・登録料の支払い

(1)実用新案権の設定登録後、毎年、登録料(年金)の支払いが必要です。その内、第1~3年分の登録料については、出願時に納付しているので、登録後3年間は権利を維持することができます。しかし、第4年以後も権利を維持するには、各年分の登録料を前年以前に納付しなければなりません。たとえば、第4年分については、設定登録日から3年を経過するまでに納付しなければなりません。所定の納付期限までに登録料を納付しないとき、実用新案権は消滅します(所定の救済規定あり)。

(2)実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願日から10年をもって終了します。登録料の納付期限は「設定登録日」を基準に計算しますが、存続期間の満了日は「出願日」を基準に計算します。

(3)実際の納付期限は、実用新案権の設定登録時に登録証と共に特許庁から郵送されてきた「実用新案権設定登録通知書」をご確認ください。また、期限管理は、特許(登録)料支払期限通知サービスの他、知財管理カードを用いることができます。いずれも、無料で利用できます。特許(登録)料支払期限通知サービスでは、特許庁にユーザ登録(メールアドレスの登録)と案件登録(登録番号の登録)をしておくことで、期限前に、特許庁からメールでお知らせを受け取ることができます

 


特許に変更するには・・・実用新案登録に基づく特許出願

(1)実用新案権者は、一定要件下、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができます。つまり、実用新案登録から特許出願に乗り換えることができます。

(2)但し、実用新案権を放棄しなければなりません。また、次に掲げる場合には、実用新案登録に基づく特許出願をすることができません(下記一と三の期間については不責事由による救済規定あり)。

  • 一 実用新案登録出願日から3年を経過したとき。
  • 二 実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案技術評価の請求があったとき。
  • 三 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知を受けた日から30日を経過したとき。
  • 四 実用新案登録について請求された無効審判について、最初に指定された答弁書提出期間を経過したとき。

(3)典型的には、実用新案技術評価の請求を、自分でせず、他人からもされず、且つ、無効審判も請求されていない状況でしたら、出願日から3年以内ならば、特許出願への変更が可能です。そのため、通常、出願日から3年以内は、いわば「特許出願中(出願審査請求前)」と類似の状況といえます。権利者以外の第三者の立場からすれば、現状のままでも「実用新案登録済」の訳ですし、その上、将来、特許出願に変更され「特許」される可能性も残る訳です。実用新案権者からすれば、「特許出願中」と同様の効果(特許出願へ変更して特許を得る可能性)を残すには、実用新案技術評価の請求を控える必要があります。そして、出願日から3年以内に、特許出願へ変更すべきか、言い換えれば、審査を経た安定性の高い権利を取得したり、長期の存続期間を確保したりすべきか、を判断することになります。

 


権利の有効性を確認するには・・・実用新案技術評価の請求

(1)実用新案制度では、実体的要件についての審査を行わず権利を付与する「無審査登録制度」を採用します。この場合、たとえば新規性のない考案(出願前から知られていた技術)に権利が付与されるなど、本来無効となるようなものが登録されることがあります。そこで、権利の有効性に関する客観的な判断材料を得るため、出願時以降、誰でも、実用新案技術評価の請求が可能です。この請求があると、特許庁審査官が、実用新案技術評価書を作成します。

(2)実用新案技術評価は、先行技術文献及びその先行技術文献からみた考案の有効性に関する評価です。具体的には、文献公知(インターネット公知を含む)による新規性、公知文献から見た進歩性、拡大先願、先願の要件についての評価です。新規性には、公知、公用、文献公知(インターネット公知を含む)がありますが、その内、文献公知と、その公知文献に基づく進歩性の他、拡大先願、先願の要件について、評価されます。逆にいえば、それ以外の登録要件(たとえば公知、公用など)については、評価されません。新規性、進歩性、拡大先願、先願については、特許法についての解説ですが、発明の新規性・進歩性拡大先願(特許法29条の2)先願(特許法39条)をご覧ください。

(3)実用新案技術評価の法的性格は、鑑定に近いものと考えられています。そのため、仮に登録性を否定する評価が出ても、直ちに登録が無効となる訳ではありませんが、後述の「権利行使等に伴う損害賠償責任」の規定を考慮すれば、第三者への警告や権利行使は実質的には困難になります。

(4)実用新案技術評価の請求は、前述した実用新案登録に基づく特許出願、後述する実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正について、制限を生じさせます。

 


権利行使するには・・・まずは実用新案技術評価書を提示して警告

(1)実用新案権者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、侵害者等に対し、その権利を行使することができません。つまり、権利行使に先立ち、評価書を提示して警告することが、権利者に義務付けられています。

(2)侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録の無効審決が確定したときは、その権利行使又は警告により相手方に与えた損害を賠償する責めを負います。但し、権利者が実用新案技術評価書の評価(登録性を否定する旨の評価を除く)に基づき権利行使又は警告をしたとき、その他相当の注意をもって権利行使又は警告をしたときは、損害賠償責任を免れます。

(3)要は、警告や権利行使をするなら、実用新案技術評価書を相手方に提示して警告をすること、及びその評価書の評価が登録性を否定するものでないこと、を確認することが重要です。

 


明細書や請求の範囲等を訂正するには・・・減縮は1回のみ

(1)実用新案技術評価書の内容を見て、あるいは無効審判を請求されて、そのままでは権利の有効性が確保されない(無効理由を含む)ので、書類の訂正をしたい場合があるかもしれません。たとえば、出願前の公知文献が見つかったので、その公知文献との差異を明確にして新規性や進歩性を確保するため、権利範囲(実用新案登録請求の範囲)の減縮が必要になるかもしれません。

(2)実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正が、一定要件下、1回のみ可能です。実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正とは、次に掲げる事項を目的とする訂正をいいます。訂正は、これらを目的とするものに限られます。また、新規事項の追加及び実用新案登録請求の範囲の実質的な拡張・変更も禁止されています。

  • 一 実用新案登録請求の範囲の減縮
  • 二 誤記の訂正
  • 三 明瞭でない記載の釈明
  • 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること(請求項間の引用関係の解消)。

(3)実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正は、(i)最初の実用新案技術評価書の謄本送達日から2月を経過するまで、又は(ii)無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過するまでで、全期間を通じて1回のみ可能です。この(i)又は(ii)のいずれか早い方の期間が経過した後は、訂正を1回も行っていない場合でも、もはや訂正することができなくなります。また、一部の請求項について技術評価したり、一部の請求項について無効審判を請求されたりした場合でも、残りの請求項についても訂正が制限されます。

(4)実用新案登録請求の範囲について、請求項の削除を目的とする訂正は、原則として、いつでも何回でも可能です

(5)特許出願の場合、審査で示された先行技術の内容に応じて、特許請求の範囲を減縮する補正を行いつつ、適切な範囲で権利取得が可能です。実用新案の場合も、技術評価や無効審判で示される先行技術の内容に応じて、実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正が可能です。但し、前記(i)又は(ii)の期間に制限され、かつ全期間を通じて1回のみ可能です。そのため、通常、技術評価又は無効審判への対応の機会が訪れるまで、実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正はせず、訂正の機会を温存します。特に、技術評価も無効審判もないのに、自ら、実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正をすることは避けます。

(6)実体的要件の審査を行わずに早期に権利付与され、出願後の補正、登録後の訂正が制限されますから、出願人は自ら先行技術調査を十分に行い、質の高い明細書を作成することが求められます。実用新案登録請求の範囲の減縮等の機会が限られる一方、請求項の削除は原則としていつでも可能ですから、出願時には、考案を上位概念から下位概念へと段階的に、多くの請求項を作成しておくのが望ましいといえます。

 


第三者から技術評価を請求されたり、無効審判を請求されたら

(1)あなたの権利に興味がある、権利の有効性を確認したい、権利範囲を実施したい、権利が邪魔などと考えている人がいるということです。典型的には、技術評価又は無効審判を請求した第三者は、実用新案登録に係る考案が出願前に文献公知などにより、登録要件を満たしていない(無効理由がある)、と考えています。

(2)特に、実用新案登録に基づく特許出願、実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を考慮しなければなりません。もちろん、無効審判を請求された場合において、実用新案権を維持したいなら、答弁書(審判請求人への反論書)を提出するなどの対応も必要です。

 


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(作成2020.07.26、最終更新2020.07.29)
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